自然,判决也反对适用“非微不足道改进”法,认为它是对“新颖点法”的细分。
判决还强调,不要误读普通观察者法下的专利设计与在先设计之间的对比,这种对比仅仅涉及侵权判断,与判断专利是否有效无关。
此外,就是否要对外观设计专利保护范围进行“词语化”解释的问题,在引用最高法院及MPEP(美国专利审查指南)相关内容后,判决也给出了明确的答案:法院没有义务给出详细、正式的词语话的权利要求解释。
五、En banc判决主文
在做出是否侵权决定前,判决有大段的引用及推理,其引用及推理颇耐人寻味,这部分内容将在“思考”中详细叙述。
双方当事人对两种指甲锉的基本形状没有争议,即基本相同,如上图所示;两种设计区别在于被告的四个边都有抛光垫,而原告的专利设计只有三个边有抛光垫,第四个边没有抛光垫。同时,法庭认为最接近的现有设计是Falley指甲锉和Nailco专利,分别如上图所示。
双方当事人为证明自己主张,均引用了各自的专家证人证言。
对于上述区别点,原告的专家证人Eaton女士仅仅断言“我不相信,对于指甲锉的普通观察者和消费者来说,相对于整个外观设计专利而言增加一个抛光垫会显著改变整个设计的装饰性效果和外观”。而被告的专家证人Falley先生则叙述的较为详细,除了解释如何结合两个在先设计可以很容易得到被告的产品外,还着重解释了“三边”(three-way)与“四边”(four-way)指甲锉的含义,“三边”是指有三个抛光垫,“四边”是指有四个抛光垫,并强调指出“三边”“四边”对本领域的消费者而言非常重要——“看一眼”就能将它们区别开,绝不会将它们混淆。
简言之,原告的专家证人没有解释为什么普通观察者会将被控设计误认为是专利设计而不是在先设计的Nailco专利,而被告的专家证人却进行了解释:因为有“三边”“四边”的区别,消费者不会将被控设计误认为是原告的专利设计。
据此,法庭认为原告没有满足优势证据的举证责任,认定被告不侵权而维持原判。
六、几点思考
1、美国外观设计侵权判断标准是否下降了
如果仅仅根据抛弃了“新颖点法”这一现象看,侵权判断标准无疑是下降了,因为原来的两个限制性条件变成了一个。但是,有一个现象值得关注,当判决书中出现“普通观察者”或“普通观察者法”字样时,“在先设计”字样如影相随。而且,在判决书中多次强调在适用普通观察者法来对比被控设计与外观专利时,一定要考虑在先设计。如果这仅仅是一种猜测的话,判决书中还有这样一段话“尽管我们这样做是在考虑了在先技术基础上应用普通观察者法,而不是应用了新颖点法,但我们的分析与联邦区法院的分析大体是相同的”,这就值得引起注意了。